Федеральный округ разъясняет, что второстепенные соображения должны учитываться как по отдельности, так и в целом при анализе очевидности

24 августа 2023 г. Апелляционный суд Федерального округа США по делу Volvo Penta of the Ams. Компания LLC против Brunswick Corp., дело № 22-1765, отменила окончательное письменное решение Патентного суда и апелляционного совета (PTAB), признавшее все претензии по патенту США № 9 630 692 («патент '962») непатентованными как очевидные. Федеральный округ отложил решение для дальнейшей оценки объективных признаков неочевидности, которые Совет не учел должным образом. При этом Федеральный округ предоставил столь необходимые рекомендации по необходимому анализу очевидности и рассмотрению различных признаков.

Патент '962 касается привода лодки, предназначенного для обеспечения привода «тянущего типа» или «привода вперед», расположенного под кормой лодки. Коммерческое воплощение патента 962 года Volvo Penta называется системой «Forward Drive», которая «стала чрезвычайно успешной» после запуска в 2015 году, отчасти потому, что она более безопасна для водных видов спорта. Пять лет спустя компания Brunswick запустила собственную систему привода для лодок, получившую название «Bravo Four S».

В тот же день, когда компания Brunswick выпустила привод Bravo Four S, она обратилась в Совет с ходатайством о межстороннем рассмотрении патента 962 года, утверждая, что все претензии очевидны ввиду двух ссылок: патента США 2616387 на имя Кихафера («Кихаэфер») и Патент США 4840136, выданный Брандту («Брандт»). В ответ Volvo Penta в первую очередь поставила под сомнение мотивацию объединения Кихафера и Брандта, одновременно предложив доказательства шести объективных признаков неочевидности: копирование, похвала отрасли, коммерческий успех, скептицизм, неудачи других и давно ощущаемая, но нерешенная потребность.

Федеральный окружной суд счел вывод PTAB о мотивации объединения подкрепленным существенными доказательствами, прежде чем перейти к оценке объективных признаков неочевидности Volvo Penta. Федеральный окружной суд сначала определил, что Volvo Penta установила необходимую связь, продемонстрировав, что «управляемый привод тракторного типа, указанный в каждом из оспариваемых исков», был тем, что способствовало успеху варианта с передним приводом, и что «[т] он изобретательное сочетание расположения гребных винтов и расположения оси рулевого управления обеспечило определенные преимущества, получившие высокую оценку в отрасли и не достигаемые приводами предшествующего уровня техники».

Обнаружив связь между «Форвард Драйв» и оспариваемыми требованиями патента 962 года, Федеральный окружной суд затем пришел к выводу, что «анализ Совета [этих] объективных признаков неочевидности, включая присвоение веса различным соображениям, был чрезмерным. неопределенный и двусмысленный». Слип соч. на 15. Например, несмотря на признание важности внутренних документов Brunswick, демонстрирующих преднамеренное копирование Forward Drive, и «обнаружение копирования, Совет лишь придал этому фактору «некоторый вес». Там же. на 16. Федеральный округ постановил, что это «присвоение лишь «некоторого веса»» было недостаточным ввиду имеющегося прецедента, который обычно объясняет, что «копирование [является] убедительным доказательством неочевидности» и «неспособности других решите проблему, и копирование часто может оказаться наиболее убедительным доказательством неочевидности».

Федеральный окружной суд также постановил, что доказательства коммерческого успеха Volvo Penta гарантируют нечто большее, чем просто «некоторый вес». Например, суд напомнил, что компания Brunswick либо признала, либо не оспаривала, что «Forward Drive по сути создал новый рынок для кормовых приводов», «продажи Forward Drive значительно выросли с момента его запуска в 2015 году» и «более и все больше производителей лодок предлагают Volvo Penta Forward Drive в качестве оригинального оборудования, включая лодки, специально разработанные для установки Forward Drive». Решение Совета придать этому фактору «некоторый вес» не было подкреплено существенными доказательствами. Слип соч. в 17.

Федеральный округ также постановил, что Совет не смог должным образом оценить давно ощущаемую, но нерешенную потребность. Например, суд постановил, что Совет проигнорировал доказательства того, что «с тех пор, как первый серфер обнаружил, что он может повиснуть на 10 человек за кильватерной лодкой, еще в 1950-х годах, люди пытались найти способ сделать это лучше… и безопаснее» и что «производители V-образных двигателей с внутренними двигателями — их винты надежно спрятаны под корпусом — с удовольствием обслуживают рынок [вейксерфинга], а производители кормовых приводов не могут». Федеральный округ постановил, что эти доказательства «бесспорно указывают на давно назревшую потребность: безопасный вейксерфинг на лодках с кормовым приводом». Федеральный округ также указал на возраст заявленного уровня техники Брандта (около 1989 года, присвоено Volvo Penta) и Кихафера (около 1952 года, присвоено Brunswick), отметив при этом, что тот факт, что «Brunswick сама владела одним из заявленных ссылок За почти пятьдесят лет так и не было разработано заявленное изобретение, которое не следует упускать из виду». Слип соч. в 19.